Brasile – Panoramica sulle problematiche inerenti ai diritti della Proprietà Intellettuale
Il Brasile è da tempo firmatario degli accordi internazionali più importanti per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e le norme che regolano l’applicazione delle politiche di controllo e lotta agli abusi e contraffazioni criminali sono tra le più moderne dal punto di vista giuridico. Nonostante ciò l’impegno delle Autorità brasiliane per contrastare tale fenomeno è ancora insufficiente.
Il Governo brasiliano ha recentemente varato una serie di provvedimenti per tentare di serrare le maglie dei controlli fiscali, anche per adempiere alle pressioni provenienti dalla comunità internazionale. Oltre al rafforzamento dei controlli doganali in prossimità dei maggiori posti di confine, che hanno interessato in particolare le linee di frontiera con il Paraguay e l’Uruguay e i maggiori porti di sbocco commerciale, nel 2004, grazie al Decreto 5.244, è stato creato il Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP,
http://www.mj.gov.br/combatepirataria), organo appartenente al Ministero della Giustizia, che si è fatto carico dell’elaborazione di un piano d’azione nazionale volto ad affrontare il problema.
Nel 2005, l’implementazione del programma del CNCP è stata ulteriormente perfezionata grazie all’inserimento di 99 direttrici suddivise in 3 versanti d’azione (repressivo, educativo, economico), tale programma si è anche avvalso del contributo della società civile e del coinvolgimento delle più importanti federazioni industriali ed associazioni di categoria del settore. E’ stata inoltre resa operativa la possibilità di poter sporgere denuncia anche via internet, accedendo direttamente nel sito WEB del Ministero della Giustizia.
Secondo i dati raccolti dal CNCP, nel corso dell’ultimo quinquennio sarebbero stati espropriati dagli organi di polizia brasiliani prodotti illeciti per un valore pari a 1,771 miliardi Reais (circa 810 milioni di US$), la cui provenienza sarebbe in maggioranza d’origine asiatica (Cina, Taiwan, Hong Kong). Le operazioni di controllo avrebbero portato alla confisca d’ingenti quantitativi di riproduzioni illegali di software, prodotti elettronici, supporti multimediali musicali, audiovisivi ed informatici, falsificazioni di giocattoli, articoli d’abbigliamento oltre che alcolici, tabacchi, prodotti chimici destinati all’agricoltura, medicinali, armi e munizioni. A tutto ciò, vanno inoltre aggiunte le azioni volte a debellare i crimini legati alla pirateria informatica perpetrata via internet.
A livello federale, gli stati maggiormente coinvolti sarebbero quelli di San Paolo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distretto Federale (Brasilia) e Bahia. Tra le marche maggiormente contraffatte si segnalano Microsoft, Nike, Puma, Adidas, Rolex, Bulgari, Tag Heuer, Omega, Chanel, Montblanc, Mattel, Philip Morris, Ferrari, Luis Vuitton, Prada. Nel 2004 la Polizia Federale brasiliana ha arrestato Law Kin Chong, cinese naturalizzato brasiliano, ritenuto responsabile del più grande schema di distribuzione di prodotti di contrabbando in Brasile. Colto in flagrante mentre tentava di corrompere un funzionario del Ministero della Giustizia a capo della commissione d’inchiesta sui crimini della pirateria, Chong, è stato condannato a scontare una pena di reclusione di quattro anni, tuttavia, secondo notizie di stampa, egli continuerebbe ad esercitare le proprie attività illegali dalla prigione avvalendosi di una fitta rete di parentele e favoritismi.
Per ciò che concerne la legislazione, in Brasile è in vigore, dal 14 maggio del 1996, la legge n. 9279 che ha istituito il nuovo Codice della Proprietà Industriale, il cui effetto immediato è stata la prescrizione delle leggi 5.772 del 1971; successivamente, alcune variazioni ed integrazioni alla suddetta normativa sono state introdotte con la legge 10.196 del 14 febbraio 2001. La legge 9.610 del 1998 è stata concepita per tutelare le opere letterarie, artistiche, scientifiche nonché i diritti di proprietà industriale derivanti dall’impiego industriale e commerciale delle invenzioni, marchi, brevetti e disegni industriali.
L’organo preposto all’analisi e rilascio delle omologazioni è l’INPI (Instituto Nacional de la Propriedade Industrial,
http://www.inpi.gov.br) con sede a Rio de Janeiro, collegato al Ministero per lo Sviluppo, Industria e Commercio. Afflitto da forti anomalie burocratiche a causa della cronica carenza di personale e ristrettezza d’infrastrutture, nel 2005 è stata effettuata al suo interno un‘ampia ristrutturazione delle competenze nel tentativo di impartirle un deciso impulso operativo. A tal riguardo, sono state create 4 nuovi coordinamenti all’interno della Diretoria das Marcas ed è stata inoltre attivata una nuova Coordenação de Desenho Industrial e Indicações Geograficas, nell’ambito della quale attua una commissione speciale per l’analisi dei processi di registrazione delle II.GG..
Marchi
Nel sistema brasiliano di protezione dei marchi, la tutela dipende esclusivamente dal deposito del marchio e non dal mero utilizzo. Tuttavia, il titolare straniero di un marchio noto, anche se non depositato in Brasile, potrà agire a tutela dei suoi diritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la tutela internazionale dei marchi. Per avvalersi di questo diritto, tuttavia, il titolare del marchio dovrà avviare la procedura per il deposito.
Il deposito del marchio può essere richiesto sia da società brasiliane che straniere. I marchi stranieri sono depositati nel rispetto dei principi della Convenzione di Parigi, la quale stabilisce un periodo di priorità esclusiva di sei mesi, a fare data dalla richiesta di deposito nel Paese d'origine, a condizione che il titolare abbia dichiarato di volere estendere il deposito ad altri paesi facenti parte della Convenzione. È necessario, inoltre, che la ditta straniera nomini un procuratore locale che abbia la residenza permanente nel paese.
In Brasile per il deposito del marchio è necessario presentare all'INPI - Istituto Nazionale della Proprietà Industriale - copia autentica della domanda di deposito del marchio nel Paese d'origine o del certificato di deposito dello stesso. La legislazione brasiliana esige un rapporto diretto tra il ramo di attività del titolare del marchio e le classi merceologiche alle quali il marchio si riferisce. Tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione di una dichiarazione giurata.
Il deposito del marchio conferisce al suo titolare la tutela per un periodo di 10 anni, rinnovabili per un periodo successivo, di analoga durata. L'uso del marchio è essenziale per la sua tutela in Brasile. Infatti, la protezione del marchio scade ove lo stesso non sia utilizzato per un periodo di 5 anni, a fare data dal deposito. L'uso del marchio può essere provato sia dall'utilizzo diretto da parte del titolare straniero, sia dall'utilizzo di chi abbia avuto dal titolare il diritto di sfruttamento del suddetto marchio in Brasile, per esempio tramite una licenza d'uso.
La registrazione dei marchi in Brasile è un processo molto lento e richiede, in seguito ai recenti miglioramenti apportati, dai 6 mesi ai due anni in media. Allo stato attuale, l’INPI avrebbe in carico un arretrato pari a 500.000 applicazioni e ne riceve, ogni anno, un numero consistente, (secondo dati recenti riferiti al 2008, sono state ricevute 119.878 richieste, come da sito INPI).
Brevetti
L'art. 8 della Legge sulla Proprietà Industriale Brasiliana condiziona il deposito di un brevetto alla sussistenza dei seguenti elementi essenziali: novità assoluta, possibilità di sfruttamento industriale e attività inventiva. Il brevetto regolarmente depositato in un Paese membro della Convenzione di Parigi, potrà essere tutelato in Brasile dopo che tale brevetto sarà stato depositato presso l’INPI brasiliano nel termine previsto dalla Convenzione di Parigi sul principio della priorità. La protezione conferita ai brevetti è valida per 20 anni nelle ipotesi di invenzioni, 15 anni nelle ipotesi di brevetti di modelli di utilità e 10 anni per i brevetti di disegni industriali che possono essere prorogati per tre periodi uguali e successivi di 5 anni.
Lo sfruttamento commerciale del brevetto dovrà aver inizio entro i primi 3 anni della concessione della tutela brasiliana, con il rilascio della "carta-brevetto", a cura dell'INPI. L'estinzione del brevetto avviene nelle ipotesi previste dall’art. 78 della L.9.279/96, e cioè : a) scadenza del termine; b) rinuncia del titolare; c) mora nel pagamento dei canoni stabiliti dall’ INPI, d) per il suo non uso, e, e) nel caso di brevetto straniero, se il titolare non abbia nominato un procuratore locale con residenza fissa.
Come nel caso dei marchi, le procedure per il rilascio delle omologazioni richiedono tempi d’attesa molto lunghi. Per la registrazione dei brevetti sono generalmente necessari dai cinque agli otto anni in considerazione dell’accumulo di arretrati dell’INPI che ammonta, secondo le stime del 2005, a 130.000 applicazioni; il costo di ogni registrazione può variare in base al numero di richieste dall’ INPI nel corso del processo di registrazione. Per questa ragione, segue il link dove ci sono tutti i valori che fanno riferimento alle queste possibile richieste. (
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/tabela-de-retribuicoes). Per esempio, per fare il deposito del brevetto il costo iniziale sarebbe di 86,96 euro. (cambio medio ultimo periodo 2,3).
Software La protezione del software, in Brasile, è regolata dalla Legge n° 9.609, del 19 febbraio 1998 come anche dalla Legge 9.610, del 19 febbraio 1998, la quale ne dispone la protezione alla stregua della proprietà intellettuale. La legge stabilisce inoltre le regole per la commercializzazione dei programmi in modo da favorire lo sviluppo di software brasiliano e determina le sanzioni di natura penale per le ipotesi di violazione del diritto di autore, nonché di infrazione alle norme di commercializzazione dei programmi.
La protezione del software si estende per un periodo di 50 anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data della pubblicazione o della creazione del software. Alla stregua di quanto avviene in materia di tutela dei diritti d'autore, il Brasile concede la protezione del software sviluppato dai residenti all'estero a condizione di reciprocità, sia per quanto riguarda la sua estensione sia per quanto riguarda il periodo di tutela.
La tutela del software non è condizionata al deposito o registrazione del programma. Ove l'autore lo ritenga necessario, lo stesso potrà comunque registrare il programma presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI). Infine, nel caso si abbia lucro con la pratica della pirateria, si ha un aumento della pena che può giungere alla reclusione per un periodo da uno a quattro anni, ed una multa ad hoc.
Gli applicativi per computer godono della protezione a loro conferita sia dalla Legge sul Software (9.609) che dalla Legge sui Diritti d’Autore (9.610). Le opere multimediali che riuniscono varie forme d’espressione, godono della protezione della legge sui diritti d’autore.
I siti WEB sono altresì protetti dalle suddette leggi, in funzione delle varie forme di espressione che ne compongono la loro struttura. I database elettronici sono protetti dalla legge sui Diritti d’Autore ma solo nel caso in cui la struttura creata per la loro consultazione, costituisca una creazione d’intelletto. In Brasile, l’attività di registro di domini informatici è di competenza della Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, in base alla delega rilasciata dal Comitato Gestore Internet del Brasile. La normativa è retta dalle risoluzioni n. 1/98 e 2/98 del suddetto Comitato Gestore.
Trasferimento di tecnologia Il contratto di trasferimento di tecnologia è retto dalla normativa INPI n. 135 del 15 aprile 1997; le aziende regolarmente stabilite in Brasile possono negoziare contratti di trasferimento di tecnologia e la loro registrazione presso l’INPI permane obbligatoria. Tale passo non solo è essenziale per poter ottenere la registrazione del contratto presso il Banco Centrale del Brasile permettendo il trasferimento delle royalties all’estero, ma anche per ottenere la detrazione dei canoni periodici che possono essere dedotti dai costi aziendali fino al fatturato netto, a seconda della categoria di prodotto oggetto della licenza.
Secondo la legislazione brasiliana, non è possibile stipulare un contratto del genere con durata superiore a cinque anni e l’eventuale proroga può essere ottenuta solo nei casi in cui si riesca a giustificare, secondo l’articolo 12 della Legge 4.131/62 e secondo la Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436/58, che il tempo concesso non è stato sufficiente per l’apprendimento della tecnologia.
In modo generale, i contratti di trasferimento di tecnologia debbono specificare chiaramente i loro obiettivi e i diritti di proprietà intellettuale implicati, oltre a descrivere il canale che verrà utilizzato per effettuare il suddetto trasferimento. I contratti debbono inoltre indicare le condizioni di uso commerciale effettivo dei brevetti regolarmente concessi in Brasile; l’acquisizione del know-how e la tecnologia senza protezione dei diritti di proprietà industriale; l’ottenimento delle tecniche, metodi di pianificazione e programmazione, ricerca, studi e progetti per l’esecuzione o prestazione di servizi specializzati.
I contratti per uso commerciale di brevetti e marchi debbono altresì indicare se le licenze sono caratterizzate da carattere esclusivo e remunerato e se è permessa la sottocontrattazione delle suddette autorizzazioni; i termini dell’accordo non possono eccedere la validità della registrazione del brevetto o del marchio.
I contratti di trasferimento di servizi di assistenza tecnica e scientifica debbono indicare il tempo richiesto per realizzare tale tipo di servizio, il numero dei tecnici che occorrono a tale scopo, la loro specializzazione e programmi di formazione nonché le rispettive remunerazioni.
Le remunerazioni possono avvenire nei seguenti modi: a prezzo fisso, ad un prezzo stabilito per ogni valore venduto, in base alla percentuale sui profitti o percentuale al netto dei prezzi di vendita, dedotte dalle imposte, tasse ed altre spese previamente stabilite dalle parti.
L’approvazione dei contratti di franchising, retti dalla legge 8.955 del 15 dicembre 1994, è subordinata all’ispezione ed accettazione dell’INPI. Seppur non obbligatoria, la loro registrazione presso l’INPI e la Banca Centrale è consigliata nei casi in cui si voglia far valere i propri diritti nei confronti di terzi. La registrazione presso la Banca Centrale del Brasile è infine indispensabile per il franchisor estero per poter effettuare il trasferimento dei propri utili all’estero.
Diritti d’autore In Brasile, la registrazione dei diritti d’autore non è obbligatoria anche se permangono seri problemi in merito all’effettiva applicazione di misure che permettano un loro maggior livello di protezione soprattutto per ciò concerne i prodotti informatici, fonografici ed audiovisivi importati dall’estero. Tuttavia se lo desidera, l’autore potrà registrare la propria opera, in base alla sua natura, presso le seguenti strutture brasiliane: la Libreria Nazionale Brasiliana, la Scuola di Musica dell’Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ), la Scuola delle Belle Arti di Rio de Janeiro (UFRJ), l’Istituto Cinematografico Brasiliano ed il Consiglio Federale d’Ingegneria, Architettura e Agronomia.
La legge 9.610 del 19 febbraio 1998 protegge i diritti d’autore ed i diritti correlati, nei termini stabiliti dalla Convenzione di Parigi. Nel 2003, il Governo federale ha da ultimo promulgato la nuova legge 10.695 che stabilisce i termini di detenzione e sanzioni pecuniarie da applicare a carico dell’infrazione commessa, va quindi necessariamente chiarito che il Codice Penale brasiliano fa distinzione tra la pena di detenzione e di reclusione, quindi, è importante spiegarvi che nell’ipotese di reato di pirateria commesso con l’intento di lucro, la pena è di reclusione da 2 anni a 4 anni in base alla gravità.
La Rete degli IPR Desk – Desk italiani per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale
Le motivazioni che inducono un’azienda a proteggere un diritto di Proprietà Intellettuale nascono da una duplice esigenza : tutelare un legittimo interesse economico, risultato di cospicui investimenti in termini di tempo profuso e di risorse finanziarie impiegate per acquisire strategicamente una posizione competitiva sul mercato; come pure, difendere la propria sfera di diritti internazionalmente garantita ed espressione di una sana competizione all’interno di sistemi economici sempre più giuridicamente legati ed integrati.
Spesso le imprese, in particolare le PMI, si trovano costrette a districarsi tra numerose norme e procedure ogniqualvolta affrontano la complessità dei sistemi nazionali di protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale.
In risposta a tali necessità avvertite generalmente, tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, è stata attivata la Rete dei Desk di Assistenza alle imprese italiane per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Ad oggi, ne fanno parte 12 uffici, distribuiti in 10 diversi paesi : Brasile (San Paolo), Cina (Pechino, Shanghai, Canton e Hong Kong), Corea del Sud (Seoul), Emirati Arabi Uniti (Dubai), India (New Delhi), Russia (Mosca), Turchia (Istanbul), Vietnam (Ho Chi Minh City) ed USA (New York). I Desk svolgono la loro attività in stretto raccordo con la Rete diplomatico-consolare italiana in loco.
Il Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale di San Paolo è attivo da aprile 2008 presso l’Istituto nazionale per Commercio Estero di San Paolo, nella medesima sede del Consolato Generale d’Italia. Il Desk ha competenza su tutto il Brasile e fornisce gratuitamente i seguenti servizi :
Assistenza e consulenza : raccolta, revisione ed analisi della documentazione in possesso dell’operatore per una valutazione della strategie tecnico-legali in tutti i casi di protezione, trasferimento dei diritti e/o licenza su un marchio, un brevetto, un modello di design o un copyright.
Formazione ed informazione : protezione per la registrazione di un marchio, un modello di design, un brevetto o un copyright; tempistica e stima dei costi di registrazione e o di ricorso; reportistica tecnica sui diritti di Proprietà Intellettuale in Brasile; seminari e convegni su tematiche di Proprietà Intellettuale.
Monitoraggio del Mercato : raccolta e diffusione di informazioni in merito all’evoluzione della normativa brasiliana sulla proprietà intellettuale; pratiche di concorrenza sleale ed ipotesi di violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Individuazione di “Casi Emblematici” : identificazione di casi significativi, specie se riguardanti aziende italiane, che potrebbero costituire precedenti giuridico legali importanti per la trattazione in futuro di casi analoghi.